Notatki o prawie

ANALIZA PROJEKTU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – CZĘŚĆ III, 6 czerwca 2022

Dzisiejszym artykułem kończymy serię komentarzy poświęconą nowej Ustawie Prawo własności przemysłowej („Projekt”)[1], omawiając w nim wybrane, istotne nowości legislacyjne w polskim systemie prawa własności przemysłowej („PWP”), a przewidziane w Projekcie. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na witrynie Rządowego Centrum Legislacji (”RCL”) Projekt pozostaje w toku opiniowania.

Wstępne zgłoszenie wynalazku[2] („WZW”). Wprowadzona regulacja stwarza możliwość zastrzeżenia daty pierwszeństwa zgłoszenia wynalazku po dokonaniu swoistego uproszczonego zgłoszenia bez ryzyka utraty nowości zgłoszonego rozwiązania. WZW będzie obejmowało: podanie wynalazku, opis ujawniający jego istotę oraz rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku; natomiast nie będzie obejmowało zastrzeżeń patentowych. Nie będzie możliwości uzupełnienia danych złożonych do Urzędu, lecz w każdej chwili będzie istniała możliwość złożenia przez przedsiębiorcę nowego zgłoszenia. WZW nie będzie publikowane, nie będzie również  ujmowane w raporcie ze stanu techniki, dlatego też zgłoszony wynalazek zachowa cechę nowości; Przedsiębiorca będzie obowiązany dokonać pełnego zgłoszenia w terminie 12 miesięcy od WZW – zaniechanie powyższego będzie równoznaczne z przyjęciem przez Urząd, że wstępne zgłoszenie zostało wycofane. Powyższy termin nie będzie podlegał przywróceniu. Sprawozdanie ze stanu techniki. Projekt wprowadza nowy termin wykonania sprawozdania przez Urząd – wyniesie on 6 miesięcy od chwili dokonania zgłoszenia, za wyjątkiem WZW. Przekształcenie zgłoszenia. Projekt wprowadza warunki, jakie spełniać musi wniosek o przekształcenie zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego. Zgłoszenia zbiorowe. W zakresie wzorów przemysłowych Projekt umożliwia przedsiębiorcy dokonanie tzw. zgłoszenia zbiorowego. Oznacza to, że po wejściu w życie regulacji można będzie zgłaszać łącznie niepowiązane ze sobą wprost różne odmiany wzorów przemysłowych przy pomocy jednego zgłoszenia. Depozyt informacji technicznych i technologicznych („Depozyt”) obejmie tajemnice przedsiębiorcy i niepublikowane dane z zakresu know-how, które przedsiębiorca będzie mógł składać w formie dokumentu elektronicznego. Urząd Patentowy nie będzie badać przedmiotu depozytu oraz uprawnienia wnioskodawcy do informacji nim objętych. Depozyt ma za zadanie ułatwić przeprowadzenie dowodu w postępowaniach spornych m. in. o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, na fakt pierwszeństwa istnienia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa i na okoliczność treści (przedmiotu) tej informacji. Wzór użytkowy i jego ochrona. Wzorem użytkowym jest nowe rozwiązanie techniczne zdatne do przemysłowego wykorzystywania – nie musi być to trwałe (utrwalone) rozwiązanie tak, jak jest to na gruncie obecnego PWP. Przy ochronie wzoru użytkowego będzie stosowana procedura rejestracyjna zamiast obecnej badawczej. Zmiana adresata decyzji Urzędu o udzieleniu prawa wyłącznego. Projekt wprowadza uprawnienie Urzędu do przeniesienia prawa wyłącznego, którego zgłoszenie rozpatruje, na nabywcę przedmiotu prawa wyłącznego np. wynalazku, w sytuacji, gdy w toku postepowania doszło do jego zbycia przez podmiot pierwotnie zgłaszający. Innymi słowy, w przypadku, gdy przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego nastąpiła zmiana zgłaszającego, o czym Urząd Patentowy zostanie powiadomiony dopiero po wydaniu decyzji, Urząd Patentowy wyda decyzję o przeniesieniu udzielonego prawa. Przedmiotowa decyzja będzie wydawana na wniosek zainteresowanego podmiotu[3]. Wniosek powinien być poparty dokumentami potwierdzającymi żądaną zmianę. Od wniosku będzie pobierana opłata w wysokości opłaty pobieranej od wniosku o zmianę w prowadzonym przez Urząd Patentowy rejestrze. Zrzeczenie się udziału w prawie wyłącznym objętym współwłasnością. Zgodnie z Projektem, zrzeczenie się udziału w prawie własności przemysłowej (np. patent na zgłoszony wynalazek, będący własnością trzech konstruktorów) przysługującemu więcej niż jednemu podmiotowi powoduje przejście tego udziału na pozostałych współuprawnionych, odpowiednio do ich udziału, o ile w umowie o współwłasności prawa strony nie postanowią inaczej. Będzie to miało zastosowanie również do praw płynących ze zgłoszenia. Telefaks. W projekcie zrezygnowano z dokonywania zgłoszenia za pomocą telefaksu z uwagi na postępujące procesy elektronizacji. W takich przypadkach zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe, a za datę zgłoszenia uznaje się datę złożenia oryginału. Postępowanie koncyliacyjne. Ramy prawne koncyliacji w postepowaniach obejmujących przedmioty ochrony PWP powstały z potrzeby stworzenia stronom postępowania alternatywnego sposobu rozwiązania sporu dostosowanego do specyfiki PWP. W uzasadnieniu Projektu podnosi się, że istniejące w k.p.a. przepisy dotyczące mediacji wydają się nie odpowiadać potrzebom sporów z zakresu własności przemysłowej. Urząd będzie prowadził listy koncyliatorów. Projekt przewiduje ponadto wymagania, które musi spełnić osoba ubiegająca się o wpis na listę koncyliatorów. Do takich wymagań należy m.in. posiadanie wykształcenia i wiedzy w zakresie własności przemysłowej. Koncyliacja będzie dobrowolna, co do zasady odpłatna, a koszty ponoszą strony. Koncyliator wydaje niewiążące strony stanowisko zawierające propozycję rozwiązania sporu. Zwolnienie z opłaty. Projekt wprowadza możliwość zwolnienia od opłaty jednorazowej od wniesienia opozycji albo sprzeciwu, podczas gdy ww. środki nie były przewidziane w katalogu opłat objętych zwolnieniem. Opłaty za zgłoszenia kilku przedmiotów ochrony PWP („IP Combo”). Zgodnie z projektowanym przepisem, w przypadku dokonania w okresie 3 miesięcy zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej, opłata za zgłoszenie każdego z nich ulega obniżeniu o 30%. W związku z powyższym skorzystanie z projektowanej ulgi będzie możliwe w przypadku dokonania np. jednego zgłoszenia wynalazku, jednego wzoru użytkowego i jednego znaku towarowego. Natomiast zgłoszenie trzech różnych znaków towarowych, czy też dwóch wynalazków i jednego wzoru użytkowego, nie będzie uprawniało do zniżki. Obniżenie opłaty będzie dokonywane na wniosek zgłaszającego składany w terminie otwartym na wniesienie opłaty za ostatnie zgłoszenie objęte wnioskiem. W przypadku nieprzyznania tej preferencyjnej opłaty na rzecz zgłaszającego, będzie mu przysługiwał wniosek do Urzędu o ponowne rozpoznanie sprawy. Wzruszenie decyzji uchylającej ochronę prawa wyłącznego z uwagi na brak uiszczenia opłaty okresowej. Przepisy Projektu przewidują możliwość uchylenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa wyłącznego z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej za ochronę. Przedmiotową decyzję będzie można uchylić na wniosek strony o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym uprawdopodobni ona, że uchybienie nastąpiło bez jej winy oraz uiści zaległą opłatę okresową powiększoną o 30%. Kara dyscyplinarna. Projekt wprowadza karę pięcioletniego zakazu ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku eksperta. Jest to najsurowsza kara w katalogu kar dyscyplinarnych, które mogą zostać nałożone na eksperta przez komisję dyscyplinarną. Warunkowana jest ona głównie wagą przewinienia dokonanego przez eksperta w toku wykonywania swoich obowiązków w Urzędzie.

Projekt jak widać wprowadza szereg instytucji, które realizują trzy podstawowe założenia noweli PWP, a więc: premiowanie przedsiębiorców stosujących i rozwijających w swej działalności innowacyjne produkty i technologie, ochronę tajemnicy przedsiębiorcy jako know – how niezbędnego do prawidłowego rozwoju gospodarki cyfrowej oraz usprawnienie i przyspieszenie postępowań przed Urzędem wraz z ujednoliceniem i obniżeniem opłat. Miejmy nadzieję, że rozwiązania takie jak WZW, Depozyt, przeniesienie decyzji Urzędu, czy IP Combo spełnią pokładane w nich nadzieje, a dalsze etapy legislacyjne nie sprowadzą Projektu do tzw. zamrażarki sejmowej.

Jan Akimenkow
aplikant radcowski
T: +48 71 780 31 00
E: akimenkow@millercanfield.com

[1] Z pierwszym i drugim artykułami można zapoznać się tutaj: http://bityl.pl/r8xUq oraz http://bityl.pl/gwMs8

[2] Instytucja wstępnego zgłoszenia wynalazku obowiązuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Austrii, a także została wprowadzona w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej (np. w Portugalii, Francji),

[3] Co istotne, w obecnym PWP, co potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych, Urząd nie posiada takowej kompetencji, a w celu uzyskania efektu jak w komentowanej instytucji musi on wydawać dwie decyzje – pierwszą o unieważnieniu decyzji przyznającej prawo wyłączne podmiotowi, który nie jest już prawnie właścicielem danego dobra niematerialnego np. wynalazku, a następnie drugą w przedmiocie udzielenia nabywcy dobra niematerialnego prawa wyłącznego do tego dobra.

Zastrzeżenie: Niniejsza publikacja została przygotowana dla klientów i współpracowników kancelarii Miller Canfield na podstawie faktów i informacji aktualnych w dacie jej wydania, które mogą ulec zmianie. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na wskazane w niej zmiany prawne i nie powinna stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji dotyczącej określonego kierunku działania. Informacje te nie mogą być traktowane jako porada prawna ani nie zastępują szczegółowej opinii prawnej w konkretnej sprawie. W każdym przypadku należy skorzystać z usług doradców prawnych w celu weryfikacji, czy odpowiednie przepisy prawa mają zastosowanie do określonej sytuacji.